Jueves, 29 de Mayo de 2008
Disertación Registro de Contratos de Licencia y Transferencia de Tecnología
EL 12 DE MARZO, ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DERECHO DE LA TECNOLOGÍA, PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y DERECHO INFORMÁTICO DEL COLEGIO, SE LLEVÓ A CABO LA CONFERENCIA “EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”, EN LA OPORTUNIDAD FUE EXPOSITOR EL DR. ALDO PETRONE
Palabras del Dr. Fernando Noetinger
La institución le agradece y le da la bienvenida al Dr. Aldo Petrone. Él se ha ofrecido gustosamente para presentar esta charla, en la que va a aclarar algunas cosas y va a hacer algún anuncio revolucionario, según nos dijo. Cualquiera sea dicho anuncio, será bienvenido.
A todos muchas gracias por venir, y dejamos con el uso de la palabra al Dr. Petrone.
Disertación del Dr. Aldo Petrone
Buenas tardes. A la mayoría de ustedes los conozco por transitar en las cercanías de la Dirección de Transferencia de Tecnología, dependiente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que en estos momentos me toca dirigir interinamente. Es de buena práctica comenzar con un glosario, con una definición de los términos que se utilizan cuando exponemos sobre contratos de transferencia de tecnología, sobre todo cuando involucran a países diferentes, con culturas diferentes. Entonces, empezaremos por ver qué son estos dos términos temáticos, para ver si en relación con la Oficina que tengo a mi cargo podemos hablar de transferencia y de tecnología. Es decir, así como se dice qué se entiende por regalías, por ventas netas, por utilidades, etcétera, vamos a ver qué se entiende por transferencia y qué por tecnología.
Como abogados todos sabemos que cuando hablamos de transferencia de derechos pensamos en un derecho que sale de un sujeto y va a parar a otro sujeto, a otro patrimonio. Y acá viene la primera aclaración, porque en realidad la Ley de Transferencia de Tecnología no trata de transferencia de derechos o de titularidad de derechos, sino más bien de licenciamientos o alquiler de derechos, o de uso o goce de ciertos derechos, pero no propiamente de transferencias. Es decir, por más que la Ley 22426 hable de que se entiende por transferencia la licencia o cesión, en realidad no se registran ante nuestra Dirección aquellos contratos en los cuales, por ejemplo el derecho de propiedad intelectual, pasa de una persona a otra. Los cambios de titularidad no son del ámbito de regulación de la Ley de Transferencia de Tecnología.
En segundo lugar vamos a ver el concepto de tecnología, pero por lo pronto podemos precisar que la 22426 es una ley de importación de tecnología o si se quiere de registro de contratos que tienen por objeto la importación de tecnología, la transmisión de ciertos derechos desde el exterior hacia el país. Y también precisar qué se entiende por tecnología, porque hoy la palabra tecnología es muy utilizada para todo. Hay un sentido técnico, que es el que recoge la Ley y su decreto reglamentario, y que hace referencia a los derechos de propiedad intelectual básicamente en el ámbito industrial, patentes, modelos industriales, a los que obviamente tenemos que incorporar, por la modificación de la ley, los modelos de utilidad. El artículo primero de la Ley declara “transferencia de tecnología o marcas”, es decir que las marcas, sin ser tecnología, caen también dentro de esta regulación.
Tenemos así las dos primeras precisiones: que esto que se llama transferencia de tecnología en realidad va a versar sobre estos contratos, sobre que alguien incorpore un derecho o la facultad de utilizar un derecho, de esta denominación específica de tecnología o marcas, que es el ámbito propio de la Ley. Y esta aclaración es importante porque en realidad todo lo que nosotros vemos en los tratados en materia de transferencia de tecnología, hace referencia por lo general a un primer abordaje, cual es la problemática política o social que exista detrás de la transferencia de tecnología. Es decir, para hablarlo claro —y esta es la parte revolucionaria— aquellos preconceptos que las naciones tenemos respecto de la utilidad real y efectiva de la transferencia de divisas al exterior bajo la excusa del pago de una determinada tecnología. Un dicho muy corriente dice que “se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho”, y en materia de tecnología esto es una realidad: la tecnología o se desarrolla o se compra, no hay otra alternativa. Hablar hoy, en el tercer milenio, de la ventaja o necesidad de pagar costos adicionales por adquisición de tecnología o por licenciamiento de marcas, cuando esas marcas constituyen un elemento de valor que determinará la conducta del consumidor frente al mercado, es anacrónico. Eso no se puede discutir, sí podemos discutir la efectiva aplicación de las directivas de los artículos 7 y 8 del acuerdo TRIPs en cuanto a que consagran una especie de contraprestación por la mayor tutela que a los países en desarrollo les exige sus disposiciones; es que nosotros nos esforzamos por proteger los derechos de propiedad intelectual, pero debe garantizarse también que ese crecimiento tecnológico efectivamente llegue a nuestros países.
La discusión ya no es si conviene o no conviene. Antes de venir me puse a leer para refrescar algunos conceptos, casi todas las obras son de los años 80 o 90, y me sonreía porque alguno planteaba cuánto es el monto de regalía, y decía que por el licenciamiento de una marca un dos por ciento es un valor corriente o lógico. Hoy eso es muy poco para el licenciamiento de una marca internacional. Es decir, es tal la incorporación a la cadena de valor que ese activo que se licencia le da a la producción local, que esas mediciones y esos conceptos empiezan a perder vigencia.
Esto habla de una evolución histórica, lo primero que vemos es que en el país como en las otras áreas de los países menos desarrollados y en Latinoamérica en general, hay cuatro momentos que se han dado en la regulación de los contratos de transferencia de tecnología. Estos cuatro estadios no se presentan con una absoluta puridad cronológica, porque veremos que algunos estadios anteriores aún se encuentran presentes en las regulaciones de algunos países, incluso en nuestros socios del MERCOSUR.
El primero de ellos es la carencia absoluta de práctica de regulación, esto nosotros lo tuvimos hasta los años 70. Entre 1960 y 1970 se daban las grandes discusiones sobre si convenía o no abrir la puerta al licenciamiento de tecnología del exterior, sobre todo si el licenciamiento de marcas iba a constituir un elemento que podría encarecer el costo de los productos en el mercado local; toda una discusión ideológica en cuanto a esta conveniencia. Tenemos que entre nosotros, hasta el 70, no hay regulación en esta materia, pero vamos a ver también que por ejemplo Chile hoy no tiene una regulación específica al respecto. Sí tiene algunas ventajas impositivas, pero no tiene un cuerpo normativo en materia de transferencia de tecnología.
El segundo momento sería la adopción de ciertas reglas básicas dirigidas a incentivar la inversión extranjera y la incorporación de tecnología. Repito, esto no sigue una secuencia cronológica estricta, esto se da con las primeras regulaciones, donde el acento está puesto en la contraprestación, en aquello que se pagaba; establecer límites a las regalías que se pagaban por la tecnología del exterior, siempre sobre la base del desigual poder de negociación que tienen los países subdesarrollados, llamados luego “en vías de desarrollo” y ahora PMA (Países Menos Adelantados), todos eufemismos que se utilizan para distinguir a unos y otros países.
El tercer momento es el intento de establecer un sistema de incentivos hacia el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica local, al mismo tiempo que se operaba un freno sobre la importación de tecnología externa. Esto forma parte de la misma discusión ideológica, es decir: el incentivo de esa importación de tecnología, va a determinar el no desarrollo de tecnología local, va a ser más fácil y barato licenciar afuera conocimiento desarrollado y eso haría que nuestro desarrollo tecnológico nacional decayera. En nuestro país esto lo encontramos en la Ley Gelbard del año 74, que ponía bastantes restricciones al licenciamiento de tecnología del exterior.
Días pasados tuve una discusión con la gente de AFIP, y notemos que hoy el elemento fiscal es preponderante en este campo. En lo personal creo que las inversiones se dan en aquellos sectores donde las variables económicas y la seguridad jurídica brindan un marco suficiente y adecuado para que las inversiones lleguen. Cuando los países son rentables las inversiones llegan, cualquiera sea la retribución que se le ponga a nivel contractual. Brasil tiene un sistema bastante parecido al que teníamos nosotros en el 74, allí los contratos tienen fuerza ejecutoria, son ley para las partes en la medida en que son registrados, y son registrados si son aprobados por el Estado. Sin embargo, nadie puede discutir que la inversión tecnológica extranjera en Brasil es mucho mayor que en la Argentina, a pesar de que tenemos leyes más flexibles en ese aspecto. El dinero va allí donde las condiciones lo hacen rentable, y la tecnología es hoy básicamente una mercancía, más allá de que son conocimientos sistematizados para fabricar un producto, para prestar un servicio, como lo dice el decreto. Las empresas económicamente más fuertes a nivel mundial hoy, tienen como principal mercancía a su tecnología. Y en este momento, siendo como es una tecnología, pienso si no le son aplicables las reglas del GATT en cuanto al libre flujo y a la libre transmisión que esa tecnología debe tener en todos los países que son miembros del sistema.
El cuarto estadio es la corrección de estas conductas estatales que se estimaron como excesivas, mediante regímenes algo más laxos y tendientes a poner el foco nuevamente en la inversión extranjera. No existe a mi criterio una dicotomía entre inversión en desarrollo de tecnología nacional y favorecimiento de su flujo desde el exterior. Cuando releo periódicamente a los autores que han escrito con mucha autoridad en esta materia, veo que todo el cambio que se da al enfoque de transferencia de tecnología, va acompañado del cambio que se ha dado en el enfoque de los derechos de propiedad intelectual en general. Creo que parte de los preconceptos que había en este tipo de contrataciones y vinculaciones internacionales estaban dados por el preconcepto que había en cuanto al valor de los intangibles. Por eso, como les decía antes, cuando leemos que una regalía del dos por ciento se estima adecuada, siendo que nuestro propio organismo fiscal está poniendo como límite en algunos tipos de contrataciones el 3,25%, el 3,75% y hasta más aún, evidentemente esa posición doctrinaria queda desactualizada, porque la realidad económica y tecnológica actual muestra que el reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual como fuente de valor, como insumo indispensable en todo proceso productivo, hace que gran parte de la discusión se vea zanjada.
Consecuentemente con esos cambios, observamos lo que es la evolución histórica nacional, y nos encontramos con que, en diez años (1971 a 1981), tuvimos nada menos que cinco leyes, cosa que muestra el grado de conflictividad. También si miramos los años de cada uno de los ordenamientos, podemos ver cuál es el pensamiento económico que imperaba en cada momento. Acá traje un pequeño marco referencial, Venezuela por ejemplo, no tiene una Dirección de Transferencia de Tecnología, sí requiere que se inscriban los contratos para que surtan efectos respecto de terceros, no como Brasil, donde para que adquieran fuerza ejecutoria, para poder acudir a los tribunales, tienen que estar registrados. En Venezuela y en México el registro es para poder oponerlos respecto de terceros. México tiene un sistema de incentivo fiscal parecido al nuestro. En Colombia hay solamente unas normas aisladas, que también establecen la obligación de inscribir estos contratos, aunque no existe una Dirección de Transferencia, como sí existe en Brasil. Y en Chile como les decía, sólo hay unas normas fiscales y no una regulación de este tipo de contratos.
Cada vez que nos ponemos a analizar un contrato, o queremos asesorar a un cliente, debemos tener en cuenta la legislación específica en la materia y también ciertas partes de la normativa general. A este respecto, en primer lugar está toda la legislación sobre propiedad intelectual. En transferencia de tecnología quizás el mayor desarrollo doctrinario está en el licenciamiento de patentes y de marcas, o en materia de know how, pero también tenemos una gran parte de transferencia tecnológica que se da mediante la figura de “asistencia técnica”. Es decir, las normas de propiedad intelectual son parte indispensable para considerar, pero no agotan todo el ámbito de los objetos que este tipo de contratos puede llegar a tener. La legislación sobre derechos del consumidor, básicamente porque van a gravitar en el lanzamiento de determinado producto en el mercado. La legislación en materia de defensa de la competencia: hemos tenido experiencias en algunos tipos de fusiones que se han dado en el país, y las restricciones que esto puede tener ante la posibilidad de que se configure una posición dominante en el mercado.
Veremos las normas locales sobre la restricción de instalación de industrias. Recuerdo el caso de la mina de Esquel, por ejemplo, que había tenido una gran inversión previa por estudio de factibilidad, y cuando llegó el momento de desarrollo aparecieron ciertas normas y ciertas resistencias locales para la instalación, que impidieron que este contrato se concretara. Las normas de responsabilidad civil, sobre todo aquello que hace a la extensión de la responsabilidad al licenciante. La legislación respecto al secreto industrial. Las normas regulatorias de producto, con especial referencia a los derechos de comercialización de alimentos y de medicamentos, donde por más que se cuente con un derecho de propiedad intelectual también se requiere la respectiva autorización para poder lanzar ese producto al mercado. Y obviamente las regulaciones impositivas, las normas aduaneras y los tratados para evitar la doble imposición, que tienen una específica aplicación en esta materia. Son los tratados celebrados por la Argentina con diversos países, en los cuales se fijan reglas de tratamiento único para las rentas de fuente extranjera, por ejemplo para las rentas nacionales de un país que se generan en Argentina. Estos contratos, por lo general, tratan de fijar una alícuota única. Digo por lo general, porque por ejemplo los contratos celebrados con Chile y con Brasil no tienen esa fijación de una alícuota fija, cualquiera sea la calificación que le den los organismos locales, sino que tienen la aplicación de un ordenamiento u otro, dependiendo del territorio en el que se produzca la actividad gravada.
En cuanto a legislación específica: la Ley 22426; el Decreto Reglamentario; la Ley de Procedimientos Administrativos que va a regir toda la parte de impugnación y lógicamente también de tramitación del Registro; la Ley de Impuesto a las Ganancias, por los incentivos fiscales que constituyen el eje para atraer a los usuarios a este sistema, y las disposiciones INPI, básicamente la 387/04 y la 328/05.
Elementos contractuales para tener en cuenta: la delimitación subjetiva, la delimitación de las partes. No solamente la identificación, el país de origen, esto es importante cuando la empresa extranjera tiene más de un domicilio que puede operar como fiscal, justamente en virtud de los tratados de doble imposición. Constantemente vemos cómo las empresas proveedoras de tecnología van migrando sus domicilios en función de los incentivos existentes, en el caso de Europa en especial. La delimitación espacial: sin duda el contrato siempre tiene que producir efectos en el territorio nacional, pero algunos de ellos conceden la posibilidad de exportar, y otros solamente limitan la utilización de la tecnología licenciada al ámbito de la República Argentina.
La delimitación objetiva, o sea las prestaciones, y aquí está lo que hablábamos antes: licencia sobre derechos de propiedad intelectual, esto no ofrece hoy, al menos en lo que es la materia registral, ningún tipo de discusión (incluso en lo que es la admisibilidad o la suerte que tienen estos contratos). Por eso les comentaba que toda la discusión ha quedado zanjada por la creciente protección que los derechos de propiedad intelectual (industrial en el caso del INTI) tienen en el país, y el reconocimiento que hacen los tribunales. La licencia de know how o conocimientos técnicos. Las licencias híbridas: por lo general no se ve una licencia de patentes únicamente, siempre vienen acompañadas. Cuando hay un desarrollo tecnológico y cuanto más importante sea ese desarrollo, el conjunto de prestaciones abarca una diversidad: se licencian patentes junto con el know how y también con la asistencia técnica. Es decir, no me alcanza la posibilidad de utilizar el derecho contenido en la patente si no tengo además —por ejemplo— la asistencia in situ del ingeniero, para el armado de las plantas, para el adiestramiento del personal, para un sinfín de actividades. Estas licencias híbridas en muchos casos involucran también marcas.
La conducta de las empresas: muchos de ustedes prefieren presentar un contrato-marco con todos los derechos licenciados. Muchas veces se presentan contratos por cada una de estas modalidades. El tratamiento, en nuestra Dirección no varía en absoluto, no tenemos ningún tipo de norma ni regulación que evalúe la contraprestación y la conducta de las partes dentro del contrato. Pero sí en algunos casos puede tener importancia en la aplicación de los topes de los precios de transferencia por parte de las autoridades fiscales. O sea que en la estrategia de la presentación de los contratos tendrán que evaluar esa circunstancia.
El alcance de las licencias, si son exclusivas o no exclusivas. El concepto de asistencia técnica más de una vez nos trae algún problema, porque básicamente surge de las normas fiscales y muchas veces no hay una asimilación completa entre asistencia técnica y conocimientos tecnológicos; yo me atrevería a decir que hay una relación de género a especie. La asistencia técnica es todo aquel auxilio profesional para hacer algo, que no se limita a la sola entrega de guías o recomendaciones, sino que también involucra una prestación de servicios, y no siempre tiene un contenido tecnológico. Esto es importante, porque van a ver ustedes que en los convenios de doble imposición celebrados por la Argentina no se hace referencia a tecnología, sino a asistencia técnica, o se utilizan ambos conceptos. Y a veces un contrato puede no tener la calificación de transferencia de tecnología, pero puede involucrar una asistencia técnica que está alcanzada también por el convenio de doble imposición.
Otro aspecto contractual es la vigencia del mecanismo de renovación, y aquí es muy importante tener en cuenta cuál es el mecanismo de vigencia que se consagra contractualmente, porque el Instituto se va a ceñir estrictamente a esa modalidad y esto a veces puede ocasionar conflictos. La forma de pago, hay muchas que se pueden utilizar: regalías, pagos fijos, pagos fijos más regalías, pagos fijos periódicos. Esto puede afectar, de acuerdo con la Resolución 328, el encuadre de las prestaciones por parte de la Dirección.
Quién asume las cargas tributarias: si aquel que paga la tecnología, de manera tal que los cobros que efectúe el proveedor son cobros netos, o si debe deducirlas de los pagos que realiza. La previsión de daños hacia partes y a terceros. Pensemos en la tecnología experimental, o muchas veces los casos en que el desarrollo de la tecnología protegida por una patente, a su vez involucra otro tipo de patentes que no están contempladas en la licencia prevista contractualmente, y que más adelante pueda dar lugar a alguna reclamación judicial; todo esto debe estar previsto. Y también respecto de terceros, y relacionado con ello la cuestión de la contratación de seguros, el alcance, quién es el tomador de ese seguro.
Las normas relativas a las cuestiones de prestigio. Pensemos que quien licencia una tecnología o una marca, quien fabrica un producto bajo licencia extranjera, no solamente compromete su propia producción, su propio prestigio, sino también el de la empresa licenciante. Relacionado con esto la posibilidad de hacer auditorías, tanto de calidad como en cuanto a las ventas, para fiscalizar el pago de las regalías.
El deber de confidencialidad, sea durante el contrato o posteriormente. En materia de deberes post-contratos es una norma, por eso digo siempre que a la Ley de Transferencia de Tecnología el nombre le sobra, en realidad es una regulación sobre alquiler de tecnología, porque el licenciante la pone a disposición y se la lleva cuando se acaba el contrato. Es cierto, podemos decir que en el desarrollo productivo durante el tiempo de vigencia del contrato se adquieren esas experiencias. Cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual está claro, tenemos una delimitación de tipo subjetiva, yo sé quién es el titular, tengo una delimitación objetiva al saber cuánto tiempo dura ese derecho, pero en el caso de los secretos comerciales, los secretos industriales, el know how, quizás es donde se da esta paradoja de la información: tiene valor porque es secreto y yo no puedo evaluarla justamente porque es secreto y si yo la revelo pierde el valor, o estoy incurriendo en una conducta vedada por el mismo contrato. Más allá de las dificultades que puedan darse, sobre todo en el momento en que las seguridades gubernamentales fiscalicen uno de los aspectos más controvertidos, que es la efectiva incorporación de tecnología, más allá de eso, lo cierto es que todos los contratos que uno ve a diario establecen esas previsiones: una vez que finaliza el contrato el licenciatario no puede utilizar más esa tecnología, de modo que aquello que capitalizó durante todo ese tiempo, no podrá ser ya utilizado.
Vayamos al área local y veamos cuál es la misión nuestra. Entre las misiones de la Dirección de Transferencia de Tecnología está entender en todo lo atinente al estudio de los contratos, a efectos de dar cumplimiento con la legislación vigente. Habíamos dicho cuando vimos toda la evolución de los contratos, cómo se pasa de regímenes de incentivo a la inversión extranjera, a regímenes restrictivos, con el afán de promover el desarrollo tecnológico nacional, ambos con el mismo afán, sólo que los caminos que se intentan son diferentes. La Ley de Transferencia de Tecnología en su redacción originaria contemplaba dos tipos de contratos: los de mero registro y los contratos sujetos a aprobación. Estos últimos eran los que se hacían entre dos empresas vinculadas, aquélla que directa o indirectamente la controla, aquélla que tenga más del 49% del paquete accionario, o que teniendo menos tenga la facultad de controlar la empresa. Los de mero registro eran los realizados por empresas independientes. Y en la redacción originaria, el licenciamiento de marcas no se podía hacer entre empresas vinculadas; ese tipo de contrataciones debía tener tecnología más marca.
Si nos ponemos a pensar en la ideología liberal del momento en que se dictó la Ley, los años 90, lo curioso es que la realidad de esos momentos impuso un grado de liberación mucho mayor todavía, porque a partir de las inversiones extranjeras desaparece la categoría de los contratos sujetos a aprobación, al establecerse que no puede haber distinciones en el tratamiento entre las empresas independientes y las vinculadas, siempre y cuando lo que pagaran las empresas independientes estuviera en relación con lo que pagaran las empresas dependientes. Con ello, la única categoría de contratos que hay actualmente son los contratos presentados al Registro a mero título informativo, no existen más los contratos sujetos a aprobación.
Entonces, la labor de nuestra Dirección en este momento es verificar los requisitos formales de admisión, y el análisis de las prestaciones al solo fin de verificar la adecuación al concepto de tecnología presentado por la reglamentación vigente y determinar el encuadre en los apartados 1 y 2 del artículo 93 inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias; eso es todo. ¿Cuándo hay una denegatoria de un contrato? Cuando no se cumple el aspecto formal de ese contrato, cuando lo que se está contratando no es tecnología –de acuerdo con el criterio de la autoridad de aplicación- y también cuando se trata de contratos que son registrables pero que algunos de sus efectos no son alcanzados por el Registro. Algunos autores sostienen que la finalidad del Registro de Transferencia de Tecnología es llevar una base de datos a efectos de dar información al público o a las empresas. Esto es así en parte, nosotros llevamos una base de datos que sobre todo en los últimos años se trata de que sea útil, para lo cual tratamos de adoptar una nomenclatura uniforme, utilizamos la ClaNAE (Clasificador Nacional de Actividades Económicas), pero si vamos a la exposición de motivos de la Ley vemos que si bien una de las finalidades es llevar un banco de datos disponible al público, la finalidad principal es modernizar la industria local. Es decir la Ley de Transferencia de Tecnología es básicamente un régimen de promoción industrial.
La piedra angular del sistema es el otorgamiento de un incentivo fiscal, porque no hay obligatoriedad de registrar los contratos. En nuestro país un contrato de transferencia de tecnología es perfectamente válido entre las partes y respecto de terceros por el mero hecho de su celebración. Es un contrato no formal, no está sujeto a ninguna solemnidad, claro está se requiere una forma escrita para poder registrarlo porque de lo contrario sería imposible hacerlo. Pero el sistema se estructura sobre la base del otorgamiento de un incentivo, para que las empresas registren sus contratos y divulguen algunos de los contenidos. Atención aquí, porque la labor de divulgación (y en esto hay una diferencia con todo lo que es el andamiaje de la Ley de Propiedad Intelectual donde se otorga un derecho de exclusividad contra la divulgación de esa invención) aquí en realidad no existe. Los únicos datos que nosotros suministramos son las partes, los montos de regalía, los montos comprometidos en el contrato, y sólo cuando quien lo solicita tenga un interés legítimo que invoque a ese efecto. Y solamente le pedimos a las partes que describan aquella tecnología que están adquiriendo, cómo la van a recibir, cómo la van a aplicar y qué resultados piensan obtener. Es decir, en concreto, no les pedimos que nos den la fórmula, la receta, ni que nos revelen qué es lo que están pagando. Simplemente queremos que nos digan cuál es la naturaleza del derecho que están contratando y qué finalidad le va a dar al proceso productivo local.
Los actos comprendidos son todos los previstos en el artículo 1.° de la Ley. La distinción entre tecnología y marca, porque algunos pueden decir que las marcas se pueden registrar solamente. Sí, se pueden registrar sean empresas independientes o sean empresas vinculadas.
Recién les comentaba que verificamos las prestaciones a fin de ver si se da cumplimiento al concepto de tecnología receptado por la legislación y la reglamentación vigente. Los derechos de propiedad industrial, sobre los cuales no hay ninguna discusión en cuanto a que son considerados tecnológicos, incluso si vemos los modelos y diseños industriales, que están más emparentados con las marcas que con las patentes. Está más emparentado con la estética y con la faceta comercial para motivar al cliente, más que con un desarrollo tecnológico, pero sobre ese aspecto no hay ninguna discusión. Las discusiones aparecen con el tema del conocimiento técnico. Nosotros sostenemos que no todo conocimiento técnico es tecnología, sino, como dice el decreto reglamentario, “un conocimiento técnico destinado a un fin”. Porque el decreto establece que tiene que estar destinada a fabricar un producto o prestar un servicio; es decir establece una relación directa entre el conocimiento y la consecución de esa finalidad. De ahí que nosotros entendemos que cuando el conocimiento técnico no está destinado directamente a esa finalidad, se encuentra fuera de la regulación de transferencia de tecnología.
La Resolución 328 que se dictó en el año 2005 fue muy criticada al comienzo, se nos acusó de querer volver a 1974, nos dijeron que excedía nuestras facultades reglamentarias, pero con el tiempo (algunas notas empezaron a aparecer en revistas y diarios de economía) se dijo que esta normativa está dirigida a corregir los abusos que la extrema amplitud del sistema había generado, y honestamente esa era y es la finalidad nuestra. Creo que el país ha cambiado desde la década del 90 a esta parte, cuando se puso mucho el acento en la inversión extranjera, favoreciéndola hasta límites amplísimos, mucho más que en cualquier país de la región, salvo quizás Chile. Hoy se hace un mayor enfoque en ajustarse a lo que las normas piden, al espíritu de las leyes, limitar todas aquellas conductas que se entendían como desvíos en la práctica de este tipo de registración. La 328 es una norma interpretativa, y básicamente a fin de evitar confusiones establece estas exclusiones a la registrabilidad. La adquisición de un producto no representa la adquisición de una tecnología, y aunque pueda tener un alto componente tecnológico no es “un conocimiento para” (siempre ha sido reconocido así, están las viejas recomendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo). Esto no tiene nada que ver con aquellos casos en que existe un licenciamiento y también hay un suministro de componente tecnológico para poder desarrollarlo, o existe un contrato para la instalación de una planta y también existe el suministro de los componentes para esa instalación. “La contratación de servicios o la adquisición de conocimientos que no resulten de directa aplicación a la actividad productiva de la firma adquirente…” Esto es lo que les decía con anterioridad: cuando una empresa quiere mejorar su rentabilidad, su producción, tiene dos caminos: o mejora su funcionamiento en la estructura interna, reduce costos, la hace más eficiente, o adquiere más tecnología de manera tal de producir más y mejor. Nos interesa la segunda posibilidad, la primera será de gran utilidad para la empresa, pero en la medida en que no haya una directa aplicación de ese conocimiento técnico para la actividad productiva específica, para fabricar algo o para prestar el servicio que constituye el objeto económico de la empresa, eso no será considerado a los efectos del registro.
La licencia de uso de software, por cierto implica tecnología, lo que ocurre es que por una especial circunstancia de nuestra regulación normativa, está en el ámbito de la Ley de Derecho de Autor, el artículo 55 claramente lo considera un ejercicio del derecho de autor y por lo tanto sale de nuestra esfera.
“Los servicios de reparación, mantenimiento e instalación de obra donde no haya una adquisición de conocimientos por parte del personal local.” Esto ha originado algunas discusiones, una de ellas está dada por esta tercerización de servicios: ¿qué pasa cuando yo contrato a un técnico para repararme algo, viene el técnico, hace la reparación y se va? ¿Hay transmisión de conocimientos o hay simplemente la contratación de un servicio? Nosotros siempre hemos admitido ese tipo de prestaciones dentro de la registración, pero lo que exigimos, lo que entendemos que tiene que haber, es un mínimo flujo de conocimientos. Si el técnico viene para supervisar una reparación junto con personal de la firma local, sin duda ese personal se va a capacitar en esa interacción con el técnico externo. Lo que se quiere dejar afuera, insisto, es la mera tercerización de servicios.
La última parte está vinculada con el segundo tópico, lo que hace al desenvolvimiento burocrático corriente de la firma local. Otro tema que toca la Resolución 328 es el asunto de los tiempos contractuales. Esto es porque nosotros veíamos (sobre todo es algo que se ha dado con bastante frecuencia después de la debacle), las empresas no giraban regalías al exterior luego de la caída de la convertibilidad en los años 2002 al 2004. Después veíamos que hacia el año 2005, cuando empezaron a ser rentables, venían y registraban para atrás todos los años. El Registro de Transferencia de Tecnología es un registro de buena fe, el elemento probatorio es una declaración jurada, que está garantizada por la aplicación de los efectos de las normas punitivas en materia de fraude al fisco, pero es básicamente un registro de buena fe. Muchas veces estas circunstancias se presentaban frente a la inspección. Mientras ocurría la inspección de AFIP venía la empresa a nuestra Dirección a pedir el registro desde cinco años para atrás. Como nosotros registrábamos todo a mero título informativo, se producía una controversia en cuanto al incumplimiento de los intereses del Estado en el otorgamiento de esta franquicia. Frente a esto nuestra posición fue algo ecléctica: si el período contractual que se pretende registrar está agotado, si la previsión contractual determina que ese período que se quiere registrar está agotado, no se podrá registrar. Si el contrato, supongamos a cinco o a diez años está vigente, y me vienen a registrar ejercicios anteriores, a la declaración jurada le voy a pedir una prueba más: una certificación contable de la que surja que en los balances hay una deuda con esa imputación, que se viene arrastrando. Esto parece una perogrullada, pero me gustaría que hubieran visto la cantidad de veces que vienen a registrar tres o cuatro años para atrás, y cuando le pedimos la certificación contable ésta arroja que los períodos ya han sido pagados con beneficios, antes de la registración, y la certificación se da con posterioridad. Y esto es importante, porque el artículo 93, inciso a) del Impuesto a las Ganancias al establecer los porcentajes de las alícuotas reducidas, claramente dice “siempre que se hayan cumplido los requisitos de la Ley de Transferencia de Tecnología al momento de efectivizarse los pagos”. Esos requisitos eran, cuando existían los dos tipos de contrato, para aquellos sujetos a aprobación, la aprobación. Y para los contratos informativos, el requisito era la presentación. Hoy hay un solo tipo, los contratos presentados a título informativo. Es decir que el único requisito insoslayable es haber presentado el contrato ante la Dirección. Si el contrato no fue presentado, no se podrá hacer valer los efectos de una presentación posterior hacia pagos ya realizados.
Renovación de registro, requisitos; este es otro de los problemas que se nos presentaban. Cuando se renueva un contrato de licenciamiento de marca no hay ningún inconveniente, porque en la medida en que la marca siga teniendo vigencia se puede renovar indefinidamente, haciéndose registros consecutivos; con la patente es algo similar. Pero distinto es con el know how, que involucra conocimientos técnicos no patentables, o que quizás se encuentren en el uso público. No hay en este aspecto una limitación, si alguien licencia un conocimiento de libre apropiación, nadie le va a reclamar por qué lo está haciendo. Lo que ocurría muchas veces es que con un mismo contrato de veinte años atrás, que involucraba, digamos, modelos automotrices que ya estaban hasta en desuso, se seguían presentando en forma regular diciendo que se pagaban regalías en base a eso. Como nosotros no podemos preguntarle a las partes por qué contratan lo que contratan, generalmente les decimos que en tales casos en que se estén licenciando, nos tendrán que explicar los nuevos conocimientos que esperan recibir en el próximo período de licenciamiento. ¿De donde surge nuestra facultad para preguntar eso? Somos la autoridad de aplicación y lo preguntamos; después veremos si podemos rechazar o no el registro por esa causa.
Lo cierto es que la Resolución 328, a casi dos años de aplicación, ha separado bastante la paja del trigo. Las empresas que realmente importan servicios tecnológicos, que prestan servicios de alto componente tecnológico no tienen inconvenientes y siguen registrando, mientras que las que han desaparecido son aquellas cuyos contratos eran de dudosa génesis. Por cierto hay empresas que nos dicen que “venimos registrando este contrato desde hace veinte años porque teníamos ese formato, nunca nadie nos preguntó otra cosa, pero esto ha cambiado”. Les decimos entonces que nos detallen los cambios, lo han hecho y vemos que efectivamente las fórmulas y los modelos se van actualizando. Pensemos en el caso de los lubricantes, los aditivos, todo lo que es electrónica, etcétera que tienen una evolución constante; para estas empresas no ha habido trabas.
En el tema de la asistencia técnica la 328 no innovó nada; había una vieja disposición 13/87 del INTI, que era la autoridad de aplicación de la Ley, que establecía una limitación muy parecida a esta. En realidad lo único que hicimos fue tomar eso y volcarlo en la 328. Si estaba vigente ¿por qué la repetimos? Lo cierto es que como no se aplicaba, más de un recurso alegaba que esa disposición había quedado en desuso, que nunca le habían pedido tal cosa. Entonces, por más que yo siempre sostuve que estaba vigente, lo que hice fue terminar con toda discusión incorporándola en la disposición nueva.
¿Cómo distingo la asistencia técnica de la licencia del conocimiento técnico? Es muy difícil, en ambos casos se dan guías, recomendaciones, se dan estudios y manuales. Yo tengo que ver cuál es el comportamiento contractual. Si un conocimiento técnico se recibe como licencia y se paga como licencia, mediante pagos periódicos como regalías, con independencia del trabajo que se aplica para alcanzar ese objetivo o de la obra que se está dando, evidentemente es una licencia y lo pasaré por el inciso 2). En cambio es asistencia técnica si se paga en proporción a las horas trabajadas o al trabajo efectivamente realizado, cualquiera sea el valor que se le asigne, que no lo preguntamos. Sólo preguntamos cuál es la modalidad de pago, cómo se retribuye, para determinar qué tipo contractual tenemos delante.
También obviamente tiene que ser de directa aplicación a la actividad productiva. Si yo contrato un arquitecto para hacer la casa del gerente, eso no es tecnología aplicada a la empresa.
Modo de contratación. Aquí tenemos una síntesis, no lo dice expresamente así la 328, me pareció mejor volcar la explicación de cuál era el sentido de esa norma.
“Fijar la determinación concreta en el acto de contratación”. Muchas veces los problemas que se presentaban en la asistencia técnica eran esos contratos-marco en los cuales se decía que la empresa extranjera, sobre todo la vinculada, “brindará asistencia en todo aquello que se necesite a los fines de la producción...”, etcétera. Bien, pero entonces no se cumple la primera característica, no retribuyo sobre la base del trabajo efectivamente recibido o a la asistencia efectivamente brindada. Véanlo ustedes a la hora de decidir, por ejemplo, grandes inversiones que se realizan, que involucran a empresas que van a instalar o a reparar una planta y hacen un contrato-marco y emiten órdenes de compra por las prestaciones concretas que se realizan dentro de ese contrato. Pensemos en el tren-bala que irá a Rosario; puede haber un contrato-marco con la firma cotizante y se va a pagar en cada uno de los casos cada servicio: los que coloquen las vías, los que hagan el trazado, los que estudien en impacto ambiental, etc., todo contenido en el contrato. Si es un acuerdo marco, tendrá tratamiento por el apartado 2) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, si no está determinado en el contrato. Entonces ustedes tienen dos alternativas para decirle al cliente: si la tecnología proviene de un país que tiene convenio de doble imposición, no habrá problema porque independientemente del encuadre que le demos el tratamiento impositivo va a ser el mismo, y la alícuota va a ser fija. Si el contrato proviene de Estados Unidos por ejemplo, ustedes van a plantearle si conviene presentar un trámite por cada pago que se realice, y gozar del máximo de beneficio fiscal, o presentar un solo trámite, con todo el plan de inversión, que tendrá una alícuota mayor, o utilizar un mix.
Prueba de imposibilidad de su obtención en el país: en realidad se limita a una declaración jurada. Es así porque probar en cada caso que es de imposible o difícil obtención en el país involucraría una investigación que superaría largamente los plazos de aprobación de estos registros.
Los beneficios impositivos creo que todos los conocen; éste es el artículo 93 inciso a) “Cuando se paga a beneficiarios del exterior sumas o conceptos que a continuación se indican…” Se presume ganancia neta, o sea no dice cuáles son los beneficios. Ustedes saben que la alícuota general es el 35% sobre el 90% de lo pagado. Se entiende que el 10% de lo pagado es el gasto para producir la ganancia de fuente argentina. Ésa es la alícuota general, que se baja al 80% en los casos de licenciamiento y al 60% en los casos de asistencia técnica. Como vemos la asistencia técnica tiene un beneficio mayor, por eso tiene un tratamiento algo más rígido.
Todo lo que viene a continuación está dado por las recomendaciones de la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que ha sido el lineamiento de la propuesta de la Argentina y de Brasil ante la OMPI, tendiente a exigir que ésta sea no solamente el organismo a nivel internacional dedicado a la tutela de la propiedad intelectual, sino también aquel que garantice el cumplimiento de los artículos 7.° y 8.° del TRIPs básicamente. Esta es la propuesta que en año 2005 encabezó Brasil apoyado entre otros por Argentina.
-Preguntas del Auditorio: Hace poco la Cámara Federal dictó una jurisprudencia sobre el valor de la costumbre administrativa, en el sentido de que es obligatoria para la administración. Con este tema de contratos registrados durante años, en ausencia de una nueva disposición, ¿cuál es la posición del INPI? Si alguien viene y dice que esto no está previsto en la disposición, y este tipo de contrato me lo aprobaron desde hace veinte años.
-Dr.Petrone: Esa posición tiene un límite. Si la autoridad de aplicación no dio cumplimiento a la Ley, la inadecuada práctica en el cumplimiento de la ley no genera derechos. Lo que la 328 dice que no es registrable, nunca fue registrable; no es que deja de ser registrable a partir de la 328. Cuando nosotros decimos que un contrato vencido no se puede registrar, no estamos inventando nada, estamos aplicando los principios generales del derecho. Y cuando decimos que los pagos anteriores no pueden ser alcanzados por la registración, no lo dice sólo la 328, lo dice la Ley de Impuesto a las Ganancias. Además todos sabemos que un acto jurídico posterior no puede arrojar efectos sobre un acto jurídico cumplido con anterioridad. Por eso les decía que la única innovación real que hay está en el artículo 4.°, cuando habla de los casos de renovaciones. Pero acá se da una paradoja realmente, porque hay renovaciones de registro y si nosotros leemos la Ley hallamos que no se prevén renovaciones, son registros únicos. Entonces, cada registro tiene que ser tratado como un registro original. En realidad nadie podría agraviarse de por qué le damos ese tratamiento a la renovación, cuando en la Ley no hay renovaciones.
Aclaro que no hablo de práctica administrativa inadecuada. En el 90 no había contrato de flujo de fondos. Cualquiera podía sacar sumas al exterior sin que se le preguntara nada. Y hoy uno de los instrumentos que permiten el ingreso de enormes cantidades de dinero son los certificados que nosotros damos. No solamente sirven para acreditar ante la AFIP que tienen un beneficio fiscal, sino que también sirven como título que da legitimidad al egreso de divisas. Y esto no fue cambiado por el INTI, en realidad el país es el que ha cambiado. Muchas de las normas de mayor control fiscal o de cambios se ve reflejado en toda la actividad económica, hay una política a nivel nacional. Lo que sí admito es que si en materia de tecnología innovamos mucho más, caeríamos de nuevo en el excesivo reglamentarismo. Que seamos una potencia tecnológica en el futuro, va a depender de las decisiones que se hagan en lo interno presupuestariamente para dirigir fondos a todo aquello que sea educación, capacitación, investigación y desarrollo.
Por ejemplo yo estoy hablando de tecnología y en realidad tomo únicamente este aspecto, que es el registro de propiedad de tecnología, porque estamos dentro del ámbito de la propiedad industrial, pero hay organismos internos de incentivo a la transferencia de tecnología en el nivel local, es decir, vinculación entre las unidades nacionales generadoras de tecnología y las empresas. Cuando nosotros vamos a los distintos órganos gubernamentales y nos preguntan: ¿esto que se está importando realmente sirve?, les respondemos que nadie mejor que el productor sabe cuánto debe pagar por esa tecnología y cuál es el costo de desarrollarla localmente. Yo creo que nadie pagaría a un euro de 5 pesos una tecnología europea, si acá la pudiera adquirir a un precio cinco veces más barato. Si va al exterior es porque acá no la consigue. Entonces, la decisión que debemos tomar es fomentar estas incubadoras, tomar las experiencias de los Estados Unidos, donde las universidades son grandes clientes de la Oficina Americana de Patentes. Fomentar estos contactos entre de las empresas con los ámbitos de desarrollo educativo, para quizás en el futuro ser nosotros exportadores. Ser exportadores al menos en algunos sectores, como en el caso de biotecnología aplicada al campo alimentario. Sobre todo en el sector agropecuario Argentina está muy bien posicionada y esperemos que dentro de poco podamos ser un exportador no sólo de granos sino también de componente tecnológico.
Auditorio: qué comentarios puede hacernos en relación a la Resolución 328?
-Dr. Petrone: Al tema de grupo, al tema de vinculación económica, estamos discutiéndolo con AFIP. La Resolución 328 no fue un acto de génesis de quien les habla, en realidad surgió en medio de discusiones con los organismos fiscales, donde se planteaba que quien quisiera traer tecnología que la trajera, pero ¿por qué con beneficios? ¿Ustedes pueden asegurar que ese costo que tiene el país realmente se traduce en una modernización? Yo creo que no hay ningún estudio serio hoy que pueda dar respuesta a eso en un sentido o en el otro. Sobre todo a las pymes independientes sí se les da una gran posibilidad. Pensemos en las bodegas gourmet que se están abriendo paso en la Unión Europea, pensemos en algunas pequeñas empresas en el ramo de plásticos o textiles que están queriendo fabricar y se les exige ciertas normas de calidad, el cumplimiento de condiciones tecnológicas en la UE, que si tuvieran que pagar los costos de inversión en tecnología que son altos, y sin incentivos, yo creo que quedarían fuera de mercado. Digo que la discusión al menos a mí, me excede.
Acá se da una cuestión curiosa, porque uno de los grandes temas que van a ver en todos los tratados es cuánto se paga y la efectiva incorporación. El temor es que yo en lugar de pagarle dividendos a mi casa matriz, le pago regalías. Entonces transformo el giro de ganancias en una transmisión de costes, y además con un beneficio impositivo.
Siempre ha sido motivo de objeción o crítica el hecho de que nosotros solamente registramos; lo contrario demandaría tener un equipo de ingenieros que en cada caso vaya a verificar si tal tecnología es incorporada o no. Nosotros siempre dijimos que eso lo hace la AFIP, pero ellos dicen que si les presentan el certificado de Transferencia de Tecnología no miran más nada, porque no tienen capacidad técnica para hacerlo.
Es obvio que cuando son empresas independientes ninguna va a pagar más de lo que tenga que pagar. Pero en algunos ámbitos, las regalías quizás más exorbitantes son muchas veces de empresas independientes. En algunas licencias, digamos de zapatillas, no hay vinculación entre la empresa local y la marca famosa del extranjero, pero la marca de por sí hace que un producto tenga 10 de costo y se venda a 500. Hay regalías que llegan a trepar al 20%, y no son empresas vinculadas. Por eso mi planteo en la Dirección es que nos quedan dos caminos: o disponemos un equipo que verifique efectiva prestación, o adoptamos una tabla. Y ni siquiera yo descreo de los precios de transferencia, las fórmulas son muy complicadas, de manera que en definitiva las discusiones son interminables. Si ustedes tienen algún cliente a quien se le ha hecho una imputación basada en el precio de transferencia, van a ver que entramos en una discusión casi interminable, por la disparidad de fórmulas, por lo complejo de esas fórmulas, etcétera. Entonces mi posición es muy sencilla: en vez de internarnos en todo eso, pongamos un tope que sea razonable, por ámbito de mercado, por modalidad, veamos cuál es el comportamiento de las grandes empresas. Siempre se habla de las multinacionales grandes, justamente son las que pagan en proporción regalías más bajas. Son enormes los contratos, no voy a hacer nombres pero registramos un contrato de 300 millones de dólares a fin de año. La regalía era el 2,25%, ¿quién va a criticar esa regalía?
Entonces la cuestión es que si yo no tengo capacidad, como autoridad fiscalizadora, para ver a través del contrato cuál es la realidad, simplemente hago una presunción. Si en esa presunción pongo un tope bajo, será juris tantum; si establezco un tope alto esa presunción será juris de jure. Yo presumo que más allá de esto le corresponde pagar ganancia, esta es una discusión fiscal que da para debatir.
Yo dije al principio que la tecnología es una mercancía. Por adhesión al GATT estamos comprometidos a dar a los productos, a las mercancías de las empresas extranjeras, el mismo tratamiento que le damos a las locales, con lo cual no podemos gravar o poner restricciones mayores a unas que a otras. Y en cuanto a la discriminación por empresa vinculada o no vinculada, tenemos grandes empresas vinculadas que han hecho un enorme aporte al desarrollo tecnológico nacional. Si se nos escapa la liebre, habrá que ver si el costo que estamos pagando es razonable frente a lo que estamos obteniendo.
-Auditorio: La AFIP cuestionó algunos de sus certificados?
-Dr. Petrone: No tengo conocimiento de que la AFIP haya cuestionado ninguno de nuestros certificados. Por el contrario, en las discusiones que tenemos con el Departamento de Operaciones Internacionales justamente el problema está dado porque ellos dicen que descansan en nosotros, a lo que les decimos que por nuestra parte no existe un control tecnológico, no tenemos capacidad técnica para hacerlo y creo que el mercado y la evolución jurídica actual no permitiría volver a ese tipo de situación.
-Auditorio: Sobre el caso de Capiazza ¿ustedes tienen muchos pedidos de actualización de los certificados, porque al final del año terminaron generando mayor cantidad de pagos que los que estaban denunciados?
-Dr. Petrone: La ampliación de los montos estimados en el contrato nunca ha motivado, de nuestra parte, ningún tipo de discusión. Sí se ha dado algún caso en el cual hemos detectado un error en el encuadre inicial, que hemos modificado. Nos han discutido, pero repito, para el contrato no hay ni ampliaciones ni renovaciones de registro. Pero esto también se aplica por principios generales: si yo estimé regalías para 5 años en 100 millones de pesos porque yo pensé que iba a facturar 1.000 millones y facturo 2.000 millones, no hay ninguna razón para que yo no pueda ampliar el monto. Lo que da el certificado es la posibilidad al administrado de girar durante ese tiempo y hasta ese monto. Digamos que tienen dos límites, el límite temporal que se fija en el certificado y el límite cuantitativo que tiene ese certificado. Más allá del monto que está registrado, los importes que se giran al exterior no están alcanzados por el beneficio y más allá del plazo tampoco están alcanzados. |
